Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif yang melekat pada pemilik seperti hak untuk memonopoli merek mereka sendiri dan hak untuk melarang pihak ketiga manapun untuk menggunakan tanda yang memiliki kesamaan dengan merek yang sudah didaftarkan. Legalitas akan hak tersebut tertuang dalam sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan HAM (Pasal 3 dan Pasal 25 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis). Sertifikat itu kemudian berperan sebagai akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna (volledig bewijs) yang memiliki pengaruh besar dalam penegakkan hukum. Lantas, bagaimana jika terjadi sengketa terkait merek?
Sebuah merek makanan pencuci mulut asal Jogja, Tempo Gelato, disengketakan oleh dua individu dalam tatanan manajemen sendiri. Rudy Christian, selaku pendiri dari Tempo Gelato sejak 2015 melayangkan gugatan merek di tahun 2020 terhadap direktur dari Tempo Gelato, Ema Susmiyarti yang telah membuka cabang sendiri di tahun 2018 tanpa seizin PT Tempo Gelato tersebut.
Rudy mendalilkan bahwa ada itikad buruk dari direkturnya yang mendaftarkan merek Tempo Gelato di tahun 2015 dengan tidak mendaftarkannya atas nama PT Tempo Gelato. Rudy Christian selaku pemilik dari Tempo Gelato memohonkan pembatalan pendaftaran merek “Tempo Gelato” atas nama Ema, selaku Direkturnya sendiri pada saat itu, karena merasa tidak terima mengingat dirinya lah yang mendirikan sendiri Tempo Gelato sedari awal. Akan tetapi, Ema menghadirkan fakta dimana ia telah mendaftarkannya lebih dahulu di 2015 dengan bukti sertifikat merek, sehingga secara hukum, Ema adalah pemilik sah dari merek tersebut. Legalitas kepemilikan Ema didasarkan oleh prinsip pendaftaran merek di Indonesia yang menganut asas pertama kali mendaftarkan (first-to-file).
Prinsip first-to-file memberikan hak kepemilikan merek pada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran terlepas siapa yang menggunakannya untuk pertama kali. Adanya sertifikat merek yang lahir dari pendaftaran merek, berperan sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) di hadapan hukum. Meskipun Rudy ingin membawa sengketa kepemilikan mereka ini ke ranah pidana, Rudy tidak memenuhi definisi sebagai “pemilik merek” karena tidak memiliki sertifikat merek yang berperan sebagai akta otentik.
