Perkembang di bidang Industri telah memberikan dampak yang signifikan kepada pola prilaku masyarakat dalam pengembangan inovasi baik di bidang barang dan/atau jasa. Dibidang perdagangan inovasi akan melahirkan sebuah produk, sehingga menjadi penting dalam pemasaran sebuah produk barang dan/atau jasa memerlukan unsur pembeda dari barang satu dengan barang lainnya, dikarenakan paham tersebut masyarakat saat ini mulai meningkatkan kesadarannya terkait pentingnya pendaftaran Merek. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin sadar pentingnya pendaftaran Merek sehingga pemilik Merek dapat menggunakan Mereknya secara eksklusif.

Pengertian Merek sendiri sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang berisi:
“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Dalam melakukan pendaftaran Merek, Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU MIG telah mengatur secara jelas terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran Merek, yaitu:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elekteronik dalam bahasa Indonesia.

2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:

a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui kuasa;
d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
e. Nama negara dan tanggal permintaan Merk yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Walaupun hal-hal terkait pendaftaran Merek telah diatur secara jelas menurut ketentuan diatas, tetapi masih banyak kesalahan yang dilakukan pelaku usaha terkait pendaftaran Merek. Akibatnya banyak permohonan pendaftaran Merek yang di tolak atau tidak dapat didaftarkan oleh DJKI.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait mengenai kesalahan yang kerap terjadi pada pendaftaran Merek, perlu di ketahui beberapa pertimbangan Merek tidak dapat didaftarkan atau di Tolak menurut ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagaimana perubahan dari UUMIG, berikut beberapa kriterianya:

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Sama dengn, berkaitan dengan, atau, hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis;
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e. Tidak memiliki daya pembeda;
f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
g. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Sebagaimana ketentuan yang menyebabkan pendaftaran Merek ditolak atau tidak dapat didaftarkan, berikut merupakan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi oleh pelaku usaha terkait pendaftaran Merek:

1. Tidak Melakukan Penelusuran Merek
Pemohon tidak lebih dahulu melakukan penelusuran merek saat mengajukan pendaftaran merek. Penelusuran merek dilakukan agar merek yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika mengajukan pengajuan permohonan pendaftaran merek terdapat kesamaan pada pokoknya ada/atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar, maka pendaftaran merek akan ditolak.

2. Salah Mengisi Data Permohonan Merek
Pendaftaran merek seringkali masih mengalami kesalahan dalam mengisi data permohonan pendaftaran merek. Kesalahan yang paling umum adalah pengisian nama dan alamat pemohon pendaftaran merek. Jika terjadi kesalahan pengisian nama dan/atau alamat pihak pemohon bisa mengajukan perbaikan atas permohonannya. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 UU MIG

3. Mendaftarkan Merek menggunakan kata deskriptif atau yang menjadi milik umum
Merek tidak dapat didaftarkan jika Merek tersebut telah menjadi milik umum atau merupakan bagian dari keterangan atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan oleh pemohon pendaftaran merek.

4. Pendaftaran kelas yang tidak sesuai model bisnis
Dalam hal ini menyesuaikan model bisnis apa yang sedang atau akan dijalankan, diperlukannya pendaftaran kelas yang sesuai dengan model bisnis. Dikarenakan jika merek tersebut telah didaftarkan pihak lain terlebih dahulu, maka harus dilakukan rebranding dari awal dengan Merek baru atau dengan membeli merek dari pihak yang telah lebih dulu mendaftarkan Merek.

5. Mendaftarkan Merek dengan mencamtumkan info menyesatkan
Yang dimaksud dari info menyesatkan ialah jika Merek yang didaftarkan menggunakan kata-kata superlative atau kalimat pembanding. Hal tersebut dianggap memberikan info menyesatkan konsumen dari Merek yang didaftarkan tersebut.

6. Mengabaikan surat-surat dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual perihal permohonan pendaftaran Merek.
Selama proses permohonan Merek terdapat banyak tahapan yang harus dilalui pemohon, yang dimana dalam setiap tahapannya tak menutup kemungkinan pemohon akan mengirimkan surat atau e-mail kepada pemohon. Sehingga pemohon diharuskan merespon surat tersebut dalam hal surat tersebut harus ditanggapi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar tidak mengakibatkan penolakan permohonan pendaftaran Merek

Berdasarkan uraian diatas, kesalahan pendaftaran pada Merek sering terjadi dikarenakan berlakunya asas first to file, yang memilik arti siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan Merek tersebut dianggap sebagai pemegang hak atas Merek tersebut. Sehingga penting bagi pemohon pendaftaran merek untuk memahami prosedur pendaftaran Merek serta memperhatikan hal-hal kecil yang kerap menjadi masalah dalam proses pendaftaran Merek.