Perlindungan Merek di Indonesia dimulai dengan permohonan Hak atas Merek. Permohonan Hak atas Merek wajib dilakukan untuk mendapatkan sertifikat bukti kepemilikan Merek. Tanpa adanya pendaftaran Merek, pemilik Merek tidak memiliki hak ekslusif terhadap Merek dan tidak diakui sebagai pemilik Merek oleh Pemerintah. Akibat hukumnya adalah Merek tersebut sangat rentan untuk didaftarkan atas nama orang lain. Hal tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan dan kepemilikan Merek yaitu First to File, dimana pendaftar pertama dengan itikad baik dianggap sebagai pemilik Merek tersebut.

Merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak serta merta dapat diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN KI). Untuk mendapatkan perlindungan serta pengakuan dari Pemerintah, Merek yang dimohonkan pendaftarannya harus melalui beberapa proses pendaftaran, di antaranya pengumuman pendaftaran Merek dan pemeriksaan subtansi Merek.

Sebelum diterima pendaftarannya, Merek akan diumumkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang berkeberatan terhadap pendaftaran Merek tersebut. Apabila terdapat pihak yang keberatan, maka mereka dapat bersurat ke DITJEN KI dan menyatakan keberatannya. DITJEN KI akan meneruskan surat terebut kepada pemohon Merek untuk meminta tanggapan. Jika surat keberatan tersebut diterima dan tanggapan dari pemohon Merek ditolak maka pemeriksa Merek akan mengusulkan penolakan pendaftaran Merek tersebut kepada Direktur Merek.

Apabila tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatannya atas pendaftaran Merek, atau surat keberatannya ditolak, maka proses pendaftaran lanjut menuju pemeriksaan substantif. Pada tahap ini, Merek dapat ditolak apabila adanya persamaan pada pokoknya atau seluruhnya terhadap Merek terdaftar milik orang lain (Pasal 21 UU No. 20/2016).

Penolakan akibat dari persamaan pada pokoknya mungkin menimbulkan kebingungan bagi beberapa pemohon merek. Melalui artikel singkat ini, kami mencoba membedah lebih mendalam terkait dengan persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 UU Merek, sehingga pemohon Merek untuk dapat semaksimal mungkin menghindari penolakan permohonan Merek karena persamaan pada pokoknya.

Persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dapat diartikan sebagai adanya kemiripan Merek yang sangat dominan antara Merek yang dimohonkan dengan Merek terdaftar milik orang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Persamaan tersebut bisa mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun bersamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Adanya kemiripan tersebut dapat menimbulkan kebingungan/menyesatkan konsumen dalam membeli atau mengkomsumsi suatu produk barang dan/atau jasa.

Penolakan pendaftaran Merek tentu dapat sangat merugikan bagi pemilik Merek yang bersangkutan, utamanya bagi pemohon dengan itikad baik. Pendaftaran Merek memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Di sisi lain, masa promosi produk tidak dapat menunggu Merek mendapatkan sertifikat terlebih dahulu karena prosesnya yang lama. Dengan demikian, penolakan Pendaftaran Merek menimbulkan dampak materil dan psikologis bagi pemohon hak atas Merek.  Kami contohkan apabila suatu Merek yang baru dimohonkan pendaftarannya sudah dipromosikan dan diperjual-belikan dengan sangat baik tetapi kemudian Merek tersebut ditolak, tentu saja untuk melakukan rebranding terhadap suatu produk barang dan/atau jasa bukanlah perkara yang mudah. Oleh karenanya, untuk memperbesar peluang diterimanya pendaftaran suatu Merek barang dan/atau jasa, kami memberikan beberapa tips-tips agar pendaftaran dapat diterima oleh DITJEN KI. Berikut adalah beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemohon merek :

  1. Mendaftarkan dengan itikad baik

Pendaftaran dengan itikad baik adalah modal awal yang penting untuk dapat memiliki suatu Merek. Itikad baik dalam mendaftarkan Merek, menghindari pemohon dari masalah di kemudian hari akibat pendaftaran Merek. Maksud dari itikad baik adalah  tidak dengan sengaja meniru atau memohonkan suatu Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya milik orang lain yang sudah terdaftar ataupun belum terdaftar.

  1. Mendaftarkan Merek dengan nama ciptaan sendiri.

Merek merupakan identitas; sehingga semakin umum kata-kata yang digunakan maka semakin besar kemungkinannya orang lain mempergunakan nama yang sama. Suatu kata ciptaan artinya, mungkin kata-kata tersebut tidak memiliki arti secara harafiah dalam Bahasa Indonesia tetapi kata-kata tersebut sangat nyaman didengar telinga. Beberapa Merek besar yang berhasil dengan kata-kata ciptaan sendiri adalah sebagai berikut : NIKE, ADIDAS, FANTA, COCA COLA, BMW, TOYOTA, dsb.

  1. Melakukan pencarian Merek terdaftar di DITJEN KI.

Tips lain dalam melakukan pendaftaran Merek adalah dengan melakukan pencarian terhadap Merek terdaftar terlebih dahulu. Yang dimaksud di sini adalah mencari tahu apakah sudah ada Merek terdaftar di klasifikasi kelas yang sama, yang memiliki kesamaan dengan Merek yang akan didaftar. Hal ini memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, setidaknya pemohon Merek harus mengenal yang namanya NICE CLASSIFICATION. Pengetahuan ini sangatlah penting karena pada prinsipnya perlindungan Merek diatur berdasarkan kelas dari jenis produk yang dimohonkan. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, tidak menutup kemungkinan bahwa perlindungan hanya dilakukan pada jenis atau produk barang dan/atau jasa dari Merek yang dimohonkan.

Terkait pencarian ini, kelemahan sistem pendaftaran Merek di Indonesia sampai dengan saat ini adalah:

  1. Informasi pemohon pendaftaran merek tidak disediakan atau diperbaharui secara real time.
  2. Data pada pangkalan data Kekayaan Intelektual di DITJEN KI juga tidak diperbaharui secara maksimal, sehingga membuat proses pencarian atau searching Merek terdaftar mengalami kendala.
  3. Tidak terdeteksinya Merek-Merek yang mirip secara otomatis. Contohnya Merek “SLAKIFA“ dengan “SALKIPA”, pada proses searching mesin searching tidak akan serta-merta menemukannya sebagai suatu persamaan. Oleh karenanya, dibutuhkan kemampuan analisa dan prediksi dari pihak yang melakukan searching atas Merek.

Hal-hal tersebut di atas juga perlu diperhatikan dalam melakukan searching sehingga meminimalisir kemungkinan penolakan pendaftaran Merek.

Demikian beberapa tips untuk dapat menghindari penolakan dalam melakukan permohonan  pendaftaran Merek. Dengan melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas, setidaknya dapat membuat Merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat diterbitkan hak atas Mereknya.

Dr. Andrew Betlehn, SH., S.Kom. MM., Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual yang telah berpraktik dalam bidang hukum kekayaan intelektual selama lebih dari 8 (delapan) tahun. Pendiri Betlehn Law Office yang hadir sebagai solusi bagi para pengusaha atau pemilik Merek untuk melindungi aset Kekayaan Intelektualnya. Pemilik Kekayaan Intelektual dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk pengembangan aspek-aspek bisnis lainnya, dengan advice dan bantuan pengelolaan aset Kekayaan Intelektual dari Dr. Andrew dan partner-partnernya di Betlehn Law Office.

Related posts